Інтелектуальні бар'єри для інвесторів

Для вирішення економічних і соціальних проблем Україні необхідно щорічно отримувати іноземних інвестицій на суму майже в 40 млрд доларів.

Поки ж ми намагаємося дотягнутися до позначки 7 млрд. доларів, що вже є незмінним приводом для гордості для уряду.

Українська влада заявляє, що за підсумками 6 місяців 2011 року іноземні інвестиції в Україну збільшилися, але мало згадує, що в основному за рахунок інвестицій з Кіпру, який, як відомо, є одним з улюблених офшорів для українських бізнесменів.

Сільське господарство, будівництво, металургія, машинобудування та новітні технології — галузі української економіки, найбільш привабливі для іноземних інвесторів.

Але чому ж до України не поспішає іноземний інвестор?

Відповідь на поверхні — на його шляху багато перешкод, серед яких одне з лідируючих місць поряд з корупцією, бюрократією і проблемами у судовій системі, займає недосконалість законодавства в галузі інтелектуальної власності.

З якими труднощами стикаються інвестори у цій сфері, бажаючи працювати на ринку України? Розглянемо їх на прикладі лише одного об'єкта права інтелектуальної власності — торговельних марок, як найбільш масового і, в той же час, проблемного сегмента для інвесторів.

Сквотінг торговельних марок

Сквотери — це компанії і приватні особи, які реєструють на національному рівні чужі відомі торговельні марки з метою подальшого їх перепродажу.

Дуже часто на практиці інвестор звертається до українського патентного повіреного з метою реєстрації його торговельної марки на території Україні.

Таку реєстрацію можна здійснити за однією з процедур: через міжнародну реєстрацію (заявка на реєстрацію торговельної марки подається до Всесвітньої організації інтелектуальної власності) або національну (заявка подається безпосередньо у державне підприємство “Український інститут промислової власності” Державної служби інтелектуальної власності).

Перш ніж подати заявку на реєстрацію, патентний повірений пропонує своєму замовнику провести патентний пошук для виявлення схожих торговельних марок, раніше поданих на реєстрацію або вже зареєстрованих.

Саме після проведення пошуку може з'ясуватися, що або знак вже поданий на реєстрацію, або зареєстрований на особу, яка не має жодного відношення до інвестора, або має непряме відношення (агент, дистриб'ютор, дилер, представник).

Якщо знак поданий на реєстрацію і за ним ще не винесено рішення, то проти реєстрації такого позначення можна подати заперечення до Державної служби інтелектуальної власності з обґрунтуванням причин, на підставі яких знак не може бути зареєстрований.

Наприклад, таким обґрунтуванням може бути можливість введення в оману споживача або схожість з уже поданим або зареєстрованим знаком іноземного інвестора.

Якщо ж таких аргументів немає або вони будуть визнані несуттєвими/необ'єктивним, то великі шанси, що відомство відмовить у реєстрації.

Що до вже зареєстрованого знака, то тут іноземному інвестору допоможе тільки суд, а це в нашій державі — гроші і час.

Витрати, які несе інвестор, суттєві: оплата послуг юриста, оплата вартості судової експертизи (яка обов'язково призначається судом), втрати у зв'язку з неможливістю продажу товару (послуги) на території Україні, бо доки свідоцтво на знак буде визнано недійсним, власник такого свідоцтва може забороняти інвестору ввіз і продаж товару, в тому числі і через правоохоронні органи.

Що чекати інвестору в такому випадку? Відповідь не може бути однозначною, оскільки суди в Україні, як відомо, можуть тривати від одного року до 4-5 років.

Часом очікування і боротьба у судах буває марною, як у ситуації з міжнародно-відомою компанією Ferrero, якій Вищий господарський суд відмовив у задоволенні позову в спорі про захист торговельної марки. У підсумку російській компанії “Ландрін” дозволили продавати свої цукерки, схожі на Ferrero, на території України.

Наведу невелику кількість тих товарних знаків, які були зареєстровані “заповзятливими” вітчизняними підприємцями (у даному випадку, під словом підприємець мається на увазі не тільки юридичні особи та фізичні особи — підприємці, а й фізичні особи без зазначеного статусу, які реєструють такі знаки з метою отримання прибутку.

Якщо проаналізувати базу даних “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”, то можна знайти багато знаків, які були зареєстровані з порушенням прав іноземних компаній.

Наприклад, знак iRobot, який зареєстрований на фізичну особу у 2009 році для всіляких товарів, у тому числі пилососів, а ось дійсним виробником таких роботів-пилососів є американська компанія. Фізична особа, яка зареєструвала знак, навіть шрифт залишила той самий, як використовує американська компанія -www.irobot.com.

Фізичні особи часто реєструють іноземні торговельні марки в надії продати їх іноземним компаніям, коли ті будуть виходити на ринок України.

Українські ж компанії реєструють схожі торговельні марки для того, щоб користуватися на “законних” підставах чужими торговельними марками, сподіваючись, що введений в оману споживач з першого погляду не побачить різниці між знаками і обере їх товар.

Виходом із ситуації може бути введення на законодавчому рівні зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності до моменту реєстрації торговельної марки публікувати подані заявки.

Це дасть можливість зацікавленим особам здійснювати моніторинг таких заявок і в разі виявлення порушення прав подавати заперечення проти реєстрації знака в якості превентивного заходу (така практика вже давно існує в багатьох європейських країнах, таких як Португалія, Іспанія, Франція, Швейцарія).

Надмірна лояльність закону до порушників прав на ТМ

Якщо все ж таки знак зареєстрований на законного власника без будь-яких складнощів, та ще й став добре впізнаний серед споживачів і, відповідно, товар почав добре продаватися, рано чи пізно з'являються особи, які захочуть недобросовісно скористатися популярністю чужого бренда.

І тут у власника знака виникає наступна складність — неможливість справедливо покарати порушника прав на торговельну марку.

За чинним українським законодавством все, що може зробити власник знака в матеріальному сенсі, це порахувати завдані збитки і спробувати відшкодувати їх через суд.

Але не завжди у правовласника торговельної марки є можливість порахувати реальні збитки, особливо, якщо правовласник надає послуги під торговельною маркою.

У такому випадку правильним було б внести зміни до чинного закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, передбачивши право правовласника за своїм вибором вимагати з порушника або відшкодування збитків, або компенсацію у певному розмірі (як це передбачено законом “Про авторське право та суміжні права” ще з 1993 року, яким встановлена компенсація за порушення авторських та суміжних прав в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат).

При цьому розмір компенсації визначатиметься судом виходячи з характеру порушення, періоду незаконного використання, добровільного припинення порушення.

Наприклад, суди країн Бенілюксу, Італії, Кіпру, Фінляндії застосовують компенсацію, коли неможливо оцінити завдані збитки, але при цьому суди враховують відповідні аспекти, такі як негативні економічні наслідки для власника знака, включаючи втрачену вигоду, недобросовісний прибуток отриманий порушником, моральну шкоду, завдану порушником.

Кіберсквотерство

Одним із засобів інформування споживача про товар/послугу є інтернет, а найголовніше — сайт компанії. І тут компанія, яка бажає отримати назву домену, який би збігався зі своєю торговельною маркою або фірмовим (комерційним) найменуванням, може зіткнутися з кіберсквотерством.

З такою проблемою зіткнувся Google і воював за домен більше трьох років. А на сайті google.ua будь-який бажаючий міг знайти свою половинку.

Куди ж переїхав “Перший український сайт знайомств Кохаймося”?! А ось куди: www.icq.ua, www.sturbucks.ua — ці два сайти на момент написання статті переадресовували на сайт http://www.kohaymos.com/.

Як відомо, згідно правил домену UA, доменне ім'я в зоні “.UA” можна отримати лише на підставі зареєстрованої торговельної марки.

Заповзятливий киянин зареєстрував знак ICQ ще в 2006 році, а через два роки свідоцтво на цей знак було визнано недійсним, але киянин вирішив не здаватися і під час судового процесу в 2007 році зареєстрував знак І + К = q. Який домен можна отримати за допомогою цих букв?! Ось такий — www.icq.ua. Що і зробив власник знака І + К = q.

До речі, цій людині належать й інші торговельні марки і домени в зоні “.UА”, серед них, naftogaz; starbucks; Кріворіжсталь; Метінвест; ukrnafta; Interfax; СКМ.

Правилами домену “.UA” детально не врегульовано питання про скасування чи передачу спірного домену законному власникові, і тому неможливо отримати домен на підставі судової заборони використовувати у домені чуже позначення.

Вже настав час вносити зміни в правила, в яких необхідно передбачити, якщо судом винесено рішення про заборону використання торговельної марки в домені, то домен анулюється, а за власником торговельної марки зберігається переважне право на реєстрацію спірного доменного імені протягом певного часу.

У Росії така норма діє, і власникам таких торговельних марок, як Audi, Coca-Cola, Yandex, Kodak вдалося повернути собі домені імена в зоні “.Ru”.

Ганна КРАВЧУК, партнер патентно-юридичної агенції “Синергія”